La cancellazione del marchio il "Lanciatore di fiori"
Pubblicato da Toyin Dodo-Williams (Giurista e Consulente marchi) · 29 Settembre 2020
Tags: #Banksy, #FlowerThrower, #Marchio, #Copyright, #Proprietàintelletuale, #Lanciatoredifiori, #Trademark, #paradigmarks
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La cancellazione del marchio il "Lanciatore di fiori", l’iconico graffito di Banksy rischia di creare un campo minato il cui effetto va oltre la presente disputa.
Il 14 settembre 2020, la Divisione d’annullamento dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha dichiarato nullo il seguente marchio figurativo per tutti i prodotti e servizi nelle classi 2, 9, 16, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 41, and 42 della Classificazione di Nizza.
Il titolare del marchio è Pest Control Office Ltd, la società che si occupa delle vicende del famoso graffitista Banksy. Il marchio invalidato è una riproduzione esatta del “Lanciatore di fiori”, l'opera iconica dell'artista che è stata registrata nell'agosto 2014.
La domanda di nullità è stata presentata da Full Color Black Ltd nel marzo 2019 per malafede.[1] In aggiunta che Banksy l'artista, non aveva intenzione di utilizzare il marchio. La domanda è stata depositata anche sulla base del fatto che il marchio è stato registrato in contrasto con le disposizioni sugli impedimenti assoluti alla registrazione[2]. Inoltre, sono state presentate anche interrogativi che coinvolgono questioni più ampie riguardanti l'anonimato dell'artista e la monopolizzazione dell'opera d'arte su base indefinita contraria alle disposizioni della legge sul diritto d'autore.
Tuttavia, la divisione di annullamento ha raggiunto la sua decisione sulla constatazione che il richiedente agiva in malafede quando ha presentato la domanda per il marchio figurativo “Lanciatore dei fiori” senza la necessità di esaminare ulteriormente il caso sulle disposizioni degli impedimenti assoluti alla registrazione.
Il procedimento è molto peculiare perché gran parte degli argomenti e delle prove addotte si riferiscono alle opinioni e alle convinzioni di Banksy riguardo alle sue opere in relazione alla proprietà intellettuale e non a qualsiasi atto o omissione commesso direttamente dal titolare del marchio. Al fine di stabilire la malafede del titolare al momento del deposito del marchio, sono stati fatti riferimenti alla dichiarazione di Banksy e alle sue avversioni alla proprietà intellettuale come “il copyright è per i perdenti”, “qualsiasi annuncio in uno spazio pubblico che non ti dia scelta sia lo vedi o no è tuo”e che il pubblico è moralmente e legalmente libero di riprodurre, modificare e utilizzare in qualsiasi altro modo l’opera protetta da diritto d’autore, imposto da terzi.
Nella sua valutazione della malafede, la Divisione d’annullamento è stata guidata dalla dichiarazione della Corte di giustizia europea (CGUE) che, “il motivo di nullità assoluta si applica laddove emerga da indizi pertinenti e concordanti che, il titolare di un marchio dell’Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio, non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare a un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine.”[3].
Perciò, la Divisione d’annullamento ha rilevato la malafede da parte del titolare del marchio Pest Control Office Ltd dall’intenzione di Banksy di minare gli interessi di terzi, in modo non coerente con pratiche oneste, o con l'intenzione di ottenere, senza nemmeno mirare a uno specifico terzo, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli che rientrano nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale d’indicazione dell'origine. Inoltre, la Divisione ritiene che le prove presentate da Full Color Black Ltd dimostrino l’esistenza di un collegamento tra Banksy e il titolare Pest Control Office Ltd, e che quest’ultimo sembrerebbe d’essere i rappresentanti legali di Banksy.
Di conseguenza, la divisione di annullamento con riferimento all’East side Mario[4] sostiene che “il termine 'Richiedente' di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE deve essere interpretato nel senso della persona che richiede il marchio dell'Unione europea a proprio nome, il principale di un agente che agisce in nome del proprio mandante o di qualsiasi persona che istruisca un intestatario ad agire in nome proprio (dell'intestatario), ma che, secondo un accordo tra di loro, si limita a servire gli interessi del primo, agendo in buona fede e ignaro della malafede del primo”.
Un punto che mi sembra significativo nel presente procedimento è che il riferimento all’East Side Mario non si adatta alle circostanze di fatto e alle sue implicazioni legali nel caso di specie. Inoltre, l’applicazione dalla divisione di annullamento per determinare che Pest Control Office Ltd il titolare del marchio “è il rappresentante di Banksy, probabilmente a causa del suo desiderio di rimanere anonimo, e quindi il deposito del MUE da parte del titolare sarebbe stato fatto nell'interesse di Banksy” crea un grande spazio pieno di campo minato il cui effetto va oltre la presente disputa.
Desumere che il titolare del marchio Pest Control Office Ltd è l’agente di Banksy e quindi l'azione o la responsabilità di Banksy è direttamente sovrapponibile all'azione o alla responsabilità del titolare è a mio parere molto discutibile. Una simile affermazione violerebbe il principio della personalità giuridica separata del titolare e offuscherebbe la linea di distinzione tra le responsabilità di una persona fisica e quella di un ente.
La questione della personalità giuridica separata[5], è disciplinata dalla legge in tutte le giurisdizioni da quando è stata stabilita in Salomon v Salomon[6] nel 1896. In quel caso secondo Lord Macnaghten “La società è di diritto una persona completamente diversa dai sottoscrittori dell’atto costitutivo; e, sebbene possa essere che dopo la costituzione, l'attività sia la stessa di prima, e le stesse persone siano dirigenti e le stesse mani ricevano i profitti, la società non è in punta di diritto l'agente degli azionisti o il fiduciario per loro. Né gli azionisti come membri sono responsabili, in qualsiasi forma, se non nella misura e secondo le modalità previste dalla legge”.
Allo stesso modo in Salomon, la dichiarazione di Lord Herschell evidenzia ulteriormente l’anomalia nella posizione adottata dalla Divisione di annullamento nel caso di specie: “In queste circostanze, non riesco a capire cosa si intenda per dire che A. Salomon & Co. Limited, [Pest Control Office Ltd], non è che un “pseudonimo” per A. Salomon [Banksy]. Non è un altro nome per la stessa persona; la società è ex-ipotesi una persona giuridica distinta. Non riesco ad accettare l'opinione che la società fosse l'agente di Salomon [Banksy] per portare avanti i suoi affari per lui. Nell’accezione, si può affermare in ogni caso, che una società svolge attività per e per conto dei suoi azionisti; ma questo certamente non costituisce in punto di diritto il rapporto di principale e agente tra di loro”.
Dal punto di vista del principio di personalità giuridica distinta, in contrasto con la conclusione della Divisione di annullamento nel caso di specie, Banksy si qualificherebbe al massimo come un azionista della società Pest Control Office Ltd, ma questo certamente non costituisce in punto di diritto il rapporto di principale e agente tra di loro.
Ne consegue che le deduzioni della divisione di annullamento riguardo alle dichiarazioni e le avversioni di Banksy come direttamente equivalenti alle intenzioni di Pest Control Office Ltd è insostenibile. Una tale deduzione rimarrebbe viziata anche in un’ipotesi inverosimile di elevazione artificiale dello status di Banksy a quello di un ente controllante e Pest Control Office Ltd come sua sussidiaria. In tale ipotesi, “secondo costante giurisprudenza, la responsabilità per il comportamento di una controllata può essere imputata alla sua società madre, in particolare quando, pur avendo personalità giuridica separata, tale controllata non decide autonomamente sul proprio comportamento sul mercato, ma esegue, in tutti gli aspetti sostanziali, le istruzioni impartitele dalla società controllante, tenuto conto in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici tra le due entità giuridiche.”[7]
Sotto tale ipotesi forse la conclusione della Divisione d’annullamento potrebbe essere sostenibile solo con il sollevamento del velo della personalità dietro la società titolare del marchio, per accertare l'identità dell’eventuale ente controllante e avendo riguardo, in particolare, ai vincoli economici, organizzativi e giuridici tra i due enti. In mancanza di applicare un tale modello consolidato atto ad accertare la sussistenza del controllo, le inferenze inconcludenti lascerebbero spazi pieni d’incertezze legali. Infatti, la sovrapposizione da parte della divisione di annullamento di presunta malafede di Banksy alla malafede del titolare è, a mio parere, legalmente eccessiva.
Da questo punto di vista, è irrilevante allo scopo di stabilire la malafede del Titolare del marchio che la divisione di annullamento ritenga che Banksy abbia scelto di rimanere anonimo e per la maggior parte di dipingere graffiti su proprietà di altre persone senza il loro permesso piuttosto che dipingerlo su tele o di sua proprietà. Ha anche scelto di essere molto esplicito riguardo al suo disprezzo per i diritti di proprietà intellettuale, sebbene chiaramente la sua avversione per i diritti di proprietà intellettuale non annulli alcun diritto validamente acquisito su copyright o marchi. Va sottolineato che un altro fattore degno di considerazione è che non può essere identificato come titolare indiscutibile di tali opere in quanto la sua identità è nascosta; inoltre non si può stabilire senza dubbio che l'artista detenga i diritti d'autore su un graffito. Il marchio dell'Unione europea contestato è stato depositato affinché Banksy avesse diritti legali sul segno poiché non poteva fare affidamento sui diritti d'autore, ma ciò non è una funzione di un marchio. Rimane che, di fatto, e giuridicamente Banksy non è la persona giuridica, titolare del marchio registrato.
Allo stesso modo, la questione del mancato utilizzo del marchio fino all’inizio della procedura di nullità, presa in considerazione dalla Divisione d’annullamento nella sua valutazione della malafede del titolare del marchio è a mio avviso incoerente, perché mina la validità del periodo di grazia. È importante rilevare che Pest Control Office Ltd è ancora entro il periodo di grazia di cinque anni, concesso ai proprietari del marchio prima che il non utilizzo possa essere contestato[8].
[1] Articolo 59(1)(b) Regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE).
[2] Articolo 59(1)(a) RMUE in combinato disposto con gli articoli 7(1)(b) and 7(1)(c)EUTMR.
[3] Causa C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 46 and C 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81
[4] R 582/2003 4, East Side Mario, § 17 18
[5] Articolo 2 Direttiva 68/151/CEE
[6] [1897] A.C. 22 - UK Corte Suprema
[7] Causa C-623/15, EU:C:2017:21, Toshiba v Commissione, § 45 e la giurisprudenza citata.
[8] Articolo 18 RMUE